Premessa
Questo weekend ho ricevuto una domanda dalla Dott.ssa **********: “Buongiorno Dottore, 10 anni fa, ho fondato la mia Ditta Individuale **** creando un apposito marchio (previa analisi dei marchi registrati). Da allora, sto usando il marchio appositamente creato, sia online che offline, ma non l’ho ancora registrato per mancanza di tempo e volontà. Volevo chiedervi: la legge italiana tutela il mio marchio non registrato se venisse registrato da un concorrente?”
Risposta
La risposta è sia positiva che negativa. Non si può rispondere in maniera definitiva senza valutare il caso specifico. Tuttavia, per quanto riguarda la risposta positiva, possiamo fare riferimento all’art. 2571 del Codice civile che recita:
Art. 2571 Codice civile – Preuso
Chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarlo, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso.
Questo significa che la normativa vigente tutela, in modo limitato, il marchio non registrato. Il proprietario del marchio non registrato può continuare a usarlo nei limiti dell’uso preesistente, anche se un concorrente registra lo stesso marchio. Ad esempio, un marchio non registrato per scarpe non potrà poi essere utilizzato per abbigliamento sportivo se il marchio viene registrato da un concorrente.
La Ratio Legis
La Ratio Legis è di fornire una tutela minima ai marchi non registrati (marchi di fatto) rispetto ai marchi registrati ex art. 2727 Codice civile. Questa tutela minoritaria non è automaticamente applicabile. Chi vanta la pretesa al suo preuso deve dimostrarlo con prove adeguate.
La logica di questo ragionamento deriva dall’art. 18 del REGIO DECRETO 21 giugno 1942, n. 929 e dagli artt. 12 e 28 del DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2005, n. 30.
Art. 12 – D.lgs. n° 30 del 2005 – (Novità)
Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni che alla data del deposito della domanda:
- a) siano identici o simili a un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi, se a causa della somiglianza possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico.
- b) siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio usato nell’attività economica.
- c) siano identici a un marchio già registrato nello Stato per prodotti o servizi identici.
- d) siano identici o simili a un marchio già registrato nello Stato, se possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico.
- e) siano identici o simili a un marchio già registrato nello Stato o nell’Unione Europea, di rinomanza, e il loro uso trarrebbe indebitamente vantaggio o recherebbe pregiudizio al marchio anteriore.
Art. 28 – D.lgs. n° 30 del 2005 – Convalidazione
Il titolare di un marchio anteriore o di un diritto di preuso che abbia tollerato per cinque anni consecutivi l’uso di un marchio posteriore non può chiedere la nullità del marchio posteriore né opporsi all’uso dello stesso, salvo il caso di mala fede.
Queste norme sanciscono il diritto del preutente di poter sfruttare il proprio segno distintivo anche dopo una successiva registrazione, nei limiti e nei modi in cui è stato precedentemente utilizzato.
Tre Fattispecie di Tutela per il Marchio Non Registrato
- Uso Locale Precedente alla Registrazione: Questa caratteristica non annulla il requisito della novità del marchio successivamente registrato, il quale godrà di piena tutela.
- Uso Non Locale del Marchio: Se il marchio è stato utilizzato anche online, il preutente può bloccare la registrazione del marchio da parte di terzi, poiché l’uso diffuso toglie il requisito della novità.
- Onere della Prova: L’onere probatorio del preuso del marchio di fatto spetta esclusivamente al preutente.
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Bibliografia
- REGIO DECRETO 21 giugno 1942, n. 929
- DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2005, n. 30
- Cass. civ. n. 9889/2016
- Cass. civ. n. 14684/2007
- Cass. civ. n. 4405/2006
- Cass. civ. n. 14342/2003
